为何专利总是抓不到对手侵权？－Capability Claim对直接侵权的影响

　一件专利的Claim范围大小会影响其所保护的权利范围，同时也是能否抓对手侵权的关键，影响范围的因素除了技术特征的上下位关系等基础撰写概念外，常被忽略的一点是Claim中组件的「可以做的能力（capability）」，因为多数撰稿者都只写出组件的「能力（ability）」，这看似接近的差异却足以在侵权诉讼时左右法官的判决。

　　Capability Claim并不是新东西，但在专利撰写时却不常被注意，主要是因为不是每一件专利都会走到诉讼阶段，没有侵权判断之需要时，Ability Claim就足以满足发明人了。此外，Capability Claim就像双面刃，用之杀敌如探囊取物，但也相对容易弄伤自己，这里的自伤是指专利申请审查阶段会遇到的问题，将在后面段落探讨。

　　判例1: Intel Corp. v. U.S. Int’l Trade Comm’n, 946 F.2d 821 (Fed. Cir. 1991)

　　这判例是用Capability Claim抓对手直接侵权（direct infringement）的经典判决，日后这类型的判例中，几乎都会引用到Intel这案。

　　Intel持有可消除程序化只读存储器（EPROM）的专利US 4,685,084，

　　其中Claim 1记载「…programmableselection means for selecting said alternate addressing mode;…whereby when said alternate addressing mode isselected…」，然后Intel告Atmel以及General Instrument Corporation and Microchip Technology Incorporated（GI/M）的旧式设计的51系列EPROM侵权，以下接续内容直接以对话方式呈现，以助读者理解来龙去脉。

　　「Intel（原告）: ’084专利的电路可以选择alternate addressing mode，其中alternate addressing mode包含non-page mode以及page mode，被告的EPROM侵权。

　　GI/M（被告）: 虽然GI/M的EPROM可以（capable of）执行page mode addressing，但是GI/M 的EPROM从未贩卖在page mode中运行，就算转换到page mode是可行的，消费者也从未被告知如何将芯片转换至page mode运作模式。

　　Intel（原告）: ’084专利Claim 1记载「programmableselection means」以及「wherebywhensaid alternate addressing mode is selected」，GI/M的EPROM只要可以（capable of）在page mode运行就算是侵权，不需要真的实际在page mode运行。」

　　最后上诉法院维持被告侵权的决定。从这判例我们可以得到二个结论：（1）Intel的Claim用语中「可程序化（programmable）」以及「when」是让其claim成为Capability Claim的关键，如果今天Intel只在Claim记载其电路可以在non-page mode运行，那就只会是Ability Claim；（2）Capability Claim强大之处在于潜在侵权装置只要可以实施该功能就算侵权，如果是Ability Claim的话就只有实际上有实施才算侵权。

判例2: High TechMedical Instrumentation (HTMI) v. New Image Industries, Inc.,49 F.3d 1551 (Fed.Cir. 1995) 这案是用来做反面示范的，即因为Claim没有写成Capability Claim所以没有抓到对手侵权的例子。 HTMI持有关于内视镜的润桐专利检索US 4,858,001，其中Claim 24记载「…a cameradisposed in said body member, said camera being rotatably coupled to said bodymember…」。HTMI控告New Image 的产品AcuCam侵权，地方法院认为松开让AcuCam相机依附在外罩的二组螺丝可以让相机在外罩中旋转，所以被告New Image侵权，但是上诉法院认为依据Intel案而认定把螺丝松开是『转换成「rotatablycoupled」之配置』是不妥适的，原因有二：

（1）Intel案的programmable是该案关键，而AcuCam除非经过改变（altered），不然在外罩中不能旋转；

（2）没有纪录、证据说明把螺丝松开具有任何功用上的目的，所以上诉法院判定被告New Image没有侵权。

判例3: RevolutionEyewear, Inc. v. Aspex Eyewear, Inc., 563 F. 3d 1358 (Fed. Cir. 2009) 这案例有趣的点是辩方拿HTMI的例子来为自己辩护，而法官则明确的点出本案应该是近似Intel案以及说明与HTMI案的明显差异。此判例是Aspex等公司拿润桐专利检索RE 37,545 这件眼镜镜框专利告Revolution侵权，其中Claim 22记载「An eyeglassdevice comprising: a primary spectacle frame for supporting primary lenses…saidfirst magnetic members capable of engaging second magnetic members of anauxiliary spectacle frame…」，粗体字是侵权与否的讨论重点，但请同时留意claim的目标，这会在后续分析中一并说明。被告Revolution指出虽然其产品具有Claim 22的所有限制，但是其眼镜的primary frame并不能被辅助框（auxiliary frame）从上固定（top-mounted），Revolution认为这就像HTMI案的AcuCam一样，不能仅以「能够改变（alter）成满足claim的所有限制」就被认定是侵权。法官认为HTMI案中的论点是正确的，但不适用本案，分别有以下二点事实上的差别（factualdistinction）：第一个区别在于claim用语（language），HTMI中claim需要一个「a camerarotatably coupled to a body member」的结构（structure），相对的，本案Claim 22只需要一个可以实施「capable ofengagingmagnetic members from the top」的能力（capacity），所以Claim 22的用语与Intel案的「programmable」以及「when」所形成的效果较为接近，尽管Revolution的眼镜并非设计或是贩卖用于从上固定辅助框，但事实上是其眼镜可以这么使用，就算实际上可能不会用于这样的配置，但还是满足侵权条件了。第二个区别更为明显，HTMI中的AcuCam要调整才能达到「rotatablycoupled」，而Revolution不需要调整即可达到「capable ofengaging」，虽然Revolution强调即使primary frame不用调整，但其使用方式确实有被调整了，关于这论点，法官提醒Revolution，Claim 22是primary frame的装置项，不是使用primary frame的方法项。最后上诉法院维持Revolution侵权的决定。

判例4: M2M SolutionsLLC v. Telit Communications PLC, et al., No. 12-33 (D. Del. 2 016)[4] 最后一个案例是2016年初由美国特拉华州联邦法官做出的判决，该判决中包含由被告Telit提出的数个声请（motion），其中有一部分与本篇要探讨的议题有关。 M2M的无线通信装置润桐专利检索US8,094,010 的Claim 1记载「A programmable communicator devicecomprising: a wireless communications circuit for communicating through anantenna…」，而被告Telit的产品包含设计用于连接天线的垫（pad）以及连接器（connector），因此M2M认为消费者要使用被告的产品就得连接天线，且被告也教导消费者这样做。被告Telit以下列几点反击：

（1）’010专利Claim 1不是Capability Claim；

（2）就算Claim 1是Capability Claim，用户要调整装置来启动声称的功能，并不算侵权；

（3）就算装置调整了，还是没有满足Claim 1的限制；

（4）不是直接侵权。

法官用了不少篇幅一一响应被告的论点，结论是Claim 1是Capability Claim且被告Telit侵权，以下是有关本篇议题的重点：

（1）如Finjan案[5]（也是另一个有代表性的Capability Claim判例）中所述，使用「for」这词可表明组件被其功能所定义；

（2）能够实施所述功能的装置claim不一定要出现「capability」或「capable」（例如Intel案）；

（3）启动功能的code已经存于装置的firmware里，用户只要送出指令即可。最后法官驳回被告关于无效性以及未侵权的声请。

Claim撰写的注意事项综合以上，我们可以把「能力」状况分成三种：（1）present ability；（2）reasonablecapability；以及（3）unreasonable capability，其中为了避免中文混淆，接续分析皆尽量不使用中文的「能力」。「Claim with present ability」只能抓「Device withpresent ability」侵权，抓不到「Device with reasonable capability」；「Claim withreasonable capability」可以抓「Device with present ability andreasonable capability」侵权，但抓不到「Device with unreasonable capability」。回到开头提及的专利申请时Claim的撰写方式，要把Ability Claim变成Capability Claim，撰写者要先注意以下重点，第一点是Claim language，「adapted to」、「configured to」、「capable of」、「suitable for」、「for」都是附加capability的用语，但由上述案例可知，其他用语也是可以为claim附加capability的，例如：「programmable」，不过撰写者也要注意功能用语容易触发35 U.S.C. 112的核驳，尤其是在Williamson案[6]之后，被判定是Means-plus-function的机会提高了。此外，说明书内容的支持也是同等重要的，因为有效性的挑战除了USPTO这关，到了法院也是会被对手再挑战一次。第二点是「reasonablecapability」以及「unreasonable capability」的判断，从案例可以概略得出「结构上的调整（structuralmodification）」通常会被法官认定是「unreasonable capability」，所以发明人的目标应该放在「present ability」以及「reasonablecapability」。撰写者若能得知潜在侵权产品可能的数个合理实施方式，则可设法配合第一点的Claim language，为claim附加一个合理的「capability」去含括所述数个侵权行为，这里要再提醒一次，产品贩卖时默认未启动的功能也算是合理能力。

Finjan案中法官对此给了一个比喻，软件贩卖时具有用于实施但未启动的功能，就有如汽车贩卖时是熄火的，但用于推动的引擎是存于汽车中的 ，若是能了解这一点，厉害的 Capability Claim 可以直接让对手生产贩卖的产品直接侵权，而不用再主张较难成立的辅助侵权以及引诱侵权。不过就如同第一点，在专利申请时也需要注意新颖性及显而易见性的问题，因为把 ability 提升到 capability ，就某个角度来说是把技术特征上位化了，要面对的先前技术自然也增多了。

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