「预料不到的技术效果」于中美对于进步性认定的探讨

相信大家小时候多少都听说过，电灯 (或钨丝灯泡) 是发明大王爱迪生最伟大的发明之一，但其实在爱迪生发明钨丝灯泡之前，就已经存在现有技术说明金属电阻线通电后会发光发热，可以作为照明之用。那么，在这样情况下，如果爱迪生申请专利、主张灯泡使用钨丝作为其灯丝具有一些「预料不到的技术效果」(例如更亮、寿命更长等)，这样是否足以证明此专利申请具备进步性呢?（注：其实发明钨丝灯泡的不是爱迪生本人，最早的是匈牙利的A.Just和F.Hannaman，爱迪生公司的W.Coolidge则是改良了钨丝的制作工艺，但基本上都不是爱迪生本人的发现)

在判断发明专利的进步性时，意料不到的技术效果 (Unexpected Results) 或优于预期效果(Greater Than Expected Results)，是为判断进步性的「主要」因素、还是应该仅为「辅助」因素呢？其所占的重要程度一直是个大家关注的议题。本文将以美国和中国的相关法规及司法实践案例来进行探讨，作为对申请专利判断是否具备进步性的一个参考。

美国专利审查程序指南（MPEP）：Greater Than Expected Results Are Evidence Of Nonobviousness

在美国专利审查程序指南（MPEP）第716.02 (A) 节「Evidence Must Show Unexpected Results」中引用In re Corkill一案中的判决内容「优于预期效果即为进步性的证据性因素」(A greater than expected result is an evidentiary factor pertinent to the legal conclusion of obviousness... of the claims at issue)。换言之，美国专利审查程序指南明白表示了「优于预期效果」对于进步性判断的重要性程度还是很高的。另外，在此章节中也规定了一些注意事项：

这里的「优于预期效果」必须大于现有个别效果的加总 (原文使用正面表述：Evidence of a greater than expected result may also be shown by demonstrating an effect which is greater than the sum of each of the effects taken separately)
仅有附加效益 (additive effect) 是不够的，还必须具备显著并实用的优势 (significant, practical advantage)
举证责任在申请人 (burden on applicant to establish results are unexpected and significant)

中国《专利审查指南》：使用「预料不到技术效果」作为进步性评判的依据

在第二部份第四章论述「创造性」(即进步性) 的章节中，有许多关于预料不到技术效果的判断标准和案例叙述。其中最主要的，是第5.3节的记载：

发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生「质」的变化，具有新的性能；或者产生「量」的变化，超出人们预期的想象。这种「质」的或者「量」的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性

以及第6.3节的记载：

按照本章第5.3节中所述，如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性

由上述文字可知，在审查指南中相当肯定使用「预料不到技术效果」作为进步性评判的依据，给人一种可以成为判断进步性的「主要」因素的感觉。

中国最高人民法院判决

然而，对于马库西式请求项（Markush Type Claim）的进步性相关判定，在2016年最高人民法院于最高法行再41号行政判决一案判决中，却做出完全不同的结论：

关于马库什权利要求创造性判断的问题：马库什权利要求创造性判断应当遵循创造性判断的基本方法，即专利审查指南所规定的「三步法」。意料不到的技术效果是创造性判断的辅助因素，而且作为一种倒推的判断方法，具有特殊性，不具有普遍适用性。因此，只有在经过「三步法」审查和判断得不出是否是非显而易见时，才能根据具有意料不到的技术效果认定专利申请是否具有创造性，通常不宜跨过「三步法」直接适用具有意想不到的技术效果来判断专利申请是否具有创造性。

由以上判决内容可知，若申请专利范围使用马库西式请求项的写法 (即selected from the group consisting of A, B and C 这种类型)，在中国的司法实践上很可能无法如一般写法一般、透过「预料不到的技术效果」来主张具备进步性，因为不被认定为判断进步性的「主要」因素，而仅被认为「辅助」因素。另外本案入选由最高人民法院办公厅所发布的《2017年中国法院10大知识产权案件》，具代表性参考价值。

结论：

从前文可知，无论是美国还是中国，基本上还是相当支持使用「意料不到的技术效果」作为判断进步性的「主要」因素。因此回到本文最初假设的问题，根据上述判断内容，爱迪生应该可以根据「意料不到的技术效果」、于美国和中国主张其发明的钨丝灯泡具备进步性。然而必须注意的是，在中国要尽量小心使用马库西式请求项的写法，避免还没来得及适用「意料不到的技术效果」，就在「创造性判断三步法」就直接先被判定出局了。

作者 Johnny Chen

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